En 2012, la société italienne Tecnica Group SPA a déposé la marque tridimensionnelle n°010168441 auprès de l’EUIPO afin de protéger à titre de marque ses après-skis “Moon Boot”.
En 2014, la société allemande Zeitneu GmbH a initié une constatation de non-contrefaçon relative à la marque ci-dessus devant le tribunal de Venise. Cependant, la demanderesse fût déboutée puisque le tribunal italien a retenu l’absence de risque de confusion entre la marque tridimensionnelle Moon Boot et sa marque. En sus de cette constatation, la société germanique a initié une demande en nullité de la marque tridimensionnelle devant l’EUIPO.
L’EUIPO a partiellement fait droit à cette demande en annulant la marque tridimensionnelle contestée pour les produits de la classe 25 : “ Chaussures, semelles, premières, talonnettes pour chaussures, empeignes” pour absence de distinctivité et a rejeté le recours de la société Tecnica Group SPA.
La société italienne a formé par la suite un recours devant le tribunal de l’Union européenne afin qu’il se prononce sur l’annulation partielle de la marque tridimensionnelle Moon Boot. Le 19 janvier 2022, le tribunal européen a donc confirmé l’annulation partielle de la marque pour défaut de distinctivité intrinsèque[1].
I) Le caractère distinctif : un critère soumis au test de divergence significative des formes du secteur
Si le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle est constitué des mêmes critères que les autres catégories de marque le tribunal rappelle tout de même dans ce jugement qu’il : “convient de tenir compte, dans l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative”.
Ainsi, il est nécessaire pour la société italienne de prouver que l’impression d’ensemble se distingue des codes et habitudes du secteur dans lequel son produit s’inscrit, en l’occurrence le marché des après-skis.
Pour établir cette distinction, la marque doit se soumettre au test de divergence significative des formes de ce secteur. Ainsi, une marque tridimensionnelle qui serait une simple variante d’un produit qui a pour habitude d’être présent sur le marché ne pourrait revêtir un caractère distinct.
Cependant le tribunal européen se détache de la notion d’usage habituel pour la notion restrictive “d’usage possible” ce qui réduit considérablement l’accès au caractère distinctif pour les marques tridimensionnelles.
En l’espèce, le tribunal retient que la marque et les éléments qui la composent “seront perçus par le public pertinent comme des variantes possibles, voire habituelles, de la présentation et de la décoration des bottes d’hiver et des chaussures après-skis”.
Le tribunal rajoute que les différentes caractéristiques que soulèvent la requérante comme des éléments distinctifs ne sont en réalité des “détails décoratifs ou techniques qui n’avaient pas d’incidence sur l’apparence globale du produit et constituaient de simples variantes de l’apparence d’une botte après-ski”.
Ainsi, la marque de la société italienne ne revêt pas de caractère distinctif intrinsèque et apparaît aux yeux du tribunal européen comme une variante possible de botte de neige.
II) Le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée : la nécessaire demande expresse de ce moyen
La société italienne Tecnica Group fait valoir auprès du tribunal de l’Union Européenne l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de sa marque tridimentionnelle. Cependant, le tribunal déclare ce moyen irrecevable.
Plus précisément, la requérante a fait valoir la large notoriété des après-skis Moon Boot. Cependant, en s’appliquant à démontrer la renommée des après-skis Moon Boot la société n’a pas démontré le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle puisqu’elle a omis de démontrer l’acquisition du signe distinctif par l’usage.
Or, l’acquisition par l’usage du caractère distinctif et la renommée d’une marque sont deux notions distinctes.
Il est donc de rigueur de se demander si l’annulation de la marque tridimensionnelle aurait été déclarée si la requérante s’était adonnée à cette démonstration.
[1] TUE, 19 janvier 2022, Affaire T-483/20, Tecnica Groupe / EUIPO -Zeitneu https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=219255
